審査

 拒絶理由(Office Action)が発せられた場合は、送付日から6ヶ月以内に意見書や補正書を提出して対応することができます。出願人が提出した意見書に審査官が同意しない場合、さらに拒絶理由や補正指令が発せられ、また6ヶ月の応答期間が与えられます。こうした出願人と審査官とのやり取りが何回か繰り返されることがあります。審査官が最終拒絶(final refusal)と通知した場合は、6ヶ月以内に審査官の見解に従って補正するか、審判部に抗告するという選択があります。最終拒絶通知の後、3ヶ月以内に再考請求(request for reconsideration)をすることもできます。その場合、審査官は抗告期限前までに回答するのが慣例となっています。

 よくある拒絶理由として、先行類似商標が挙げられます。出願前に商標調査を行っていても、先行商標と類似しているという理由で拒絶理由が発せられることは多々あります。その場合、その先行商標と出願商標が出所の混同を生じるほどに類似しているかどうかが問題となります。拒絶理由として挙げられた先行商標(商標A)に類似していると思われる商標(商標B)が他にも登録されている例などを探し、それら(商標Aと商標B)が互いに識別可能であれば、自分の出願商標(商標C)と拒絶理由として挙げられた商標(商標A)もまた識別可能であることを主張するなどして、拒絶理由の解消を試みることになります。

photo (6).jpg また、商標が記述的(descriptive)であって、商品の識別力に欠ける、という理由の拒絶理由も多く挙げられます。その場合、記述的(descriptive)ではなく、単に示唆的(suggestive)なだけである、という反論をすることができますが、審査官が同意するかどうかはケースバイケースです。

 商標全体としては識別力があり、登録可能な商標ではあっても、その商標の一部だけが記述的である場合には、その部分についてだけ権利不要求(disclaim)するよう求められることがあります。その際、その一部について権利不要求することによって拒絶理由を解消することができます。

 商標の識別性に欠ける、という拒絶理由に対して、主登録ではなく補助登録へ移行するという方法もあります。詳しくは「補助登録」をご覧ください。

 その他、指定商品の範囲が広すぎる、商品の記述が曖昧であるなど、様々な拒絶理由が挙げられますが、いずれにしても拒絶理由が解消されなければ、拒絶査定となります。

 せっかく時間をかけて準備した出願が拒絶されて無駄にならないよう、拒絶理由への対応は必ず経験豊富な米国弁護士に相談しましょう。